전자상거래 관련 발명의 심사지침(특허청) 출처 : 전자거래분쟁조정위원회 http://www.ecmc.or.kr -자료실
전자상거래 관련 발명의 심사지침 (특허청)
목차
일러두기
제1장 명세서의 기재요건
1. 특허청구의 범위
가. 청구항의 기재형태
나. 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우
다. 발명이 명확하게 기재되지 않은 경우
2. 발명의 상세한 설명
가. 해결하고자 하는 과제와 해결수단의 파악
나. 실시가능하지 않은 기재
다. 실시가능한 기재
제2장 특허요건
1. 성립성
가. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형
나. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형
2. 신규성
3. 진보성
가. 종래의 영업방법을 통상의 자동화기술로 구현한 경우
나. 종래의 영업방법을 새로운 기술로 구현한 경우
다. 새로운 영업방법이 새로운 구성요소를 구비하여 구현된 경우
제3장 판단사례
부록, 전자상거래 관련 발명의 우선심사
전자상거래 관련 발명의 심사지침
일러두기
이 심사지침은 전자상거래 관련 발명에 관한 출원을 심사하는데 있어서 특별히 고려하여야 할 사항을 설명하기 위한 것이다.
이 심사지침에서 취급하는 전자상거래 관련 발명에 관한 출원이란 영업을 행하는 방법과 관련되어 있고 그 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되도록 컴퓨터기술에 의해 구현되며 인터넷상의 전자상거래, 금융, 경영관리, 교육, 오락 등의 다양한 분야에 사용되는 발명에 관한 출원을 말한다.
적법한 전자상거래 관련 발명들은 컴퓨터기술에 의해 구현되기 때문에 컴퓨터 관련 발명에 속한다. 따라서 전자상거래 관련 발명에 관한 출원의 심사를 할 때 심사관은 이 심사지침에서 언급하지 않는 사항에 대해서는 <컴퓨터 관련 발명의 심사기준>에 따라야 한다.
제1장 명세서의 기재요건
1. 특허청구의 범위
출원인은 특허권으로 보호받고자하는 사항을 특허청구범위에 청구항으로 기재하도록 특허법 제42조 제4항에서 규정하고 있다. 따라서 심사관은 청구항에 기재된 사항에 근거하여 발명을 파악하여야 한다. 또한 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되어야 하고 명확하고 간결하게 기재되어야 하며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 한다. 전자상거래 관련 발명의 심사시에 다음 사항을 주의하여 청구항을 검토하도록 한다.
가. 청구항의 기재형태
전자상거래 관련 발명은 청구항에 다음과 같은 세 가지 형태로 청구될 수 있다.
(1) 방법발명
영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 시계열적으로 연결된 일련의 처리나 조작의 절차를 특정함으로써 방법발명으로 청구될 수 있다.
(2) 물건발명
영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 처리나 조작에 해당하는 작용을 행하는 수단을 구성요소로 하여 구성요소간의 관계를 특정함으로써 물건발명으로 청구될 수 있다. (예>장치, 시스템 등)
(3) 기록매체
전자상거래 관련 발명이 소프트웨어제품으로 제작될 수 있는 경우에는 프로그램 또는 데이터구조를 기록한 기록매체로 청구될 수 있으며 물건발명의 한 형태로 취급한다.
나. 상세한 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우
청구항에서 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 구현기술에 관한 발명을 청구하고 있는데도 상세한 설명에 그 구현기술의 전부 또는 일부에 대한 구성이 직접적으로 기재되어 있지 않고 암시도 되어 있지 않은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 충족하지 못한 것을 이유로 거절하여야 한다. 예를 들면 청구항에서 인터넷상에서의 실시간 경매방법을 청구하고 있는데 상세한 설명에는 일반적인 경매방법만 설명하고 있을 뿐 실시간 경매를 가능하게 하는 구체적인 구성이 전혀 기재되어 있지 않은 경우이다.
또한, 전자상거래 관련 발명의 청구항은 많은 경우 특정 기능을 수행하기 위한 <수단> 이나 <단계>의 기재를 포함한다. 이러한 기재에 대해 상세한 설명에서 <수단> 이나 <단계>의 구체적인 구성을 기재하고 있지 않은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호를 충족하지 못한 것을 이유로 거절하여야 한다. 예를 들면 청구항에 <고객정보를 관리하기 위한 수단>을 구성요소로 기재하고 있으면서 상세한 설명에서 그 수단에 대한 구체적인 구성을 기재하고 있지 않은 경우이다.
다. 발명이 명확하게 기재되지 않은 경우
청구항에서 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 구현기술에 관한 발명을 청구하고 있으면서 청구항에 그 발명의 필수적인 구성요소가 기재되어 있지 않은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제2호를 충족하지 못한 것을 이유로 거절하여야 한다. 예를 들면 청구항에서 체계적인 성적관리를 특징으로 하는 학습지 교육 시스템을 청구하고 있는데 체계적인 성적관리를 가능하게 하는 어떠한 구성요소도 청구항에 기재되지 않은 경우가 이에 해당한다.
2. 발명의 상세한 설명
발명의 상세한 설명에는 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 목적, 구성, 효과가 명확하게 기재되어야 한다. 전자상거래 관련 발명의 청구항에 기재되어 있는 <영업방법이 컴퓨터상에서 수행되어지게 하는 구현기술>에 대해 상세한 설명에는 그 구체적인 구성이 실시가능하게 기재되어야 한다. 전자상거래 관련 발명의 상세한 설명의 기재불비 여부를 판단함에 있어서 심사관은 다음 사항에 주의하여야 한다.
가. 해결하고자 하는 과제와 해결수단의 파악
발명의 상세한 설명에는 종래기술과 그 종래기술의 문제점 중에서 발명이 해결하고자 하는 과제가 무엇이고 과제를 해결하기 위한 수단이 무엇인지가 명확하게 기재되어 있어야 한다. 심사관은 발명이 해결하고자 하는 과제와 그 해결수단을 명확하게 파악할 수 없을 때에는 즉 발명이 해결하고자 하는 과제가 영업방법의 어떤 개선에 있으며 그 해결수단은 무엇인지 또는 발명이 해결하고자 하는 과제가 영업방법이 컴퓨터상에서 수행되게 하는 구현기술의 어떤 개선에 있으며 그 해결수단은 무엇인지가 불명료한 경우에는 발명의 목적, 구성, 효과가 명확하게 기재되지 않은 것으로 판단하여 특허법 제42조 제3항을 충족하지 못한 것을 이유로 거절하여야 한다.
나. 실시가능하지 않은 기재
발명의 구성을 한정하기 위하여 청구항에 기재되어 있는 요소기술이 발명의 특징적이고 중요한 해결 수단임에도 불구하고 상세한 설명에 단지 추상적으로만 기재되어 있고 컴퓨터상에서 어떻게 실행되거나 구현되는지를 포함하는 구체적인 구성예가 제시되지 않은 경우에는 실시가능하게 기재되지 않은 것으로 판단하여 특허법 제42조 제3항을 충족하지 못한 것을 이유로 거절하여야 한다. 예를 들면 청구항에 인터넷상의 소액 전자지불에 있어서 저렴하고도 안전하게 전자화폐를 전송하는 방법을 청구하면서 발명의 특징적인 요소기술로서 간편한 암호화기술을 기재하고 있는데 상세한 설명에서 그 암호화기술을 추상적으로만 설명하고 있고 구체적인 암호화 과정 및 수단을 제시하지 않고 있는 경우가 이에 해당한다.
다. 실시가능한 기재
발명의 구성을 한정하기 위하여 청구항에 기재되어 있는 요소기술이 통상적인 기술수단에 불과하고 그 발명의 특징적인 해결수단이 아닌 경우에는 상세한 설명에 그 요소기술에 대한 구체적인 구성의 기재가 생략되어 있더라도 기재불비라고 판단하지 아니한다. 예를 들면 청구항에 인터넷상의 전자화폐의 발행, 전송, 지불 등의 과정에 특징이 있는 전자화폐 서비스프로토콜기술을 청구하면서 통상적인 요소기술로서 널리 쓰이고 있는 암호화기술을 기재하고 있는 경우에는 상세한 설명에서 그 암호화기술에 대한 구체적인 설명이 없더라도 기재가 불비한 것으로 보지 않는다.
제2장 특허요건
1. 성립성
특허법 제2조에서 발명은 <자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것>이라고 정의하고 있으며 특허법 제29조 제1항 본문에서는 <산업상 이용할 수 있는 발명>이 특허대상이라고 규정하고 있다. 여기서 <기술>의 의미는 <일정한 목적을 달성하기 위한 구체적 수단이며 실제로 이용할 수 있는 것>으로 해석될 수 있다. 전자상거래 관련 발명의 성립성 충족 여부는 상기 규정들을 모두 충족시켰는지를 검토하여 판단하여야 한다.
전자상거래 관련 발명에 관한 출원에 나타나는 청구항의 유형은 다음과 같이 크게 두 가지로 분류할 수 있다.
1. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형-
청구항에서 영업방법의 각 단계가 컴퓨터상에서 어떻게 수행될 것인지에 대한 어떠한 구체적인 한정도 포함하고 있지 않는 경우
2. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형-
청구항에서 영업방법의 각 단계가 컴퓨터상에서 수행되게 하기 위한 구성을 한정하고 있는 경우
여기에서 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형은 아래와 같은 이유로 특허대상이 아니다.
컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형은 컴퓨터 관련 발명에 해당하여 다른 컴퓨터 관련 발명과 마찬가지로 [컴퓨터 관련 발명의 심사기준]에 의해 성립성 판단을 한다.
가. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 없는 유형
이 유형은 다시 두 가지의 경우로 분류할 수 있다.
(1) 순수한 영업방법
청구항에 기재된 영업방법 자체가 컴퓨터상에서 수행되지 않거나 인간의 행위가 개재된 경우이다. 예를 들면 피라미드 판매방법과 같은 순수한 영업방법을 청구하는 것이 여기에 해당한다. 이러한 순수한 영업방법 자체를 청구하는 것은 자연법칙을 이용한 구체적 수단을 청구하는 것이 아니어서 자연법칙을 이용한 기술적 사상으로 볼 수 없으므로 특허법 29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되어야 한다.
(2) 추상적 아이디어
상세한 설명에는 청구항에 기재된 전자상거래 관련 발명이 컴퓨터상에서 어떻게 수행되며 컴퓨터기술에 의해 어떻게 구현되는지가 기재되어 있지만, 실제 청구항에서는 컴퓨터기술에 의해 어떻게 구현될 것인지에 대하여 구체적인 기술구성으로 한정하여 기재되지 않은 경우이다. 전자상거래 관련 발명에 관한 출원의 청구항들 중에는 청구항을 지나치게 넓게 청구하여 이러한 경우에 해당되는 것들이 있다. 이러한 유형의 청구항은 영업방법에 대한 출원인의 아이디어를 컴퓨터상에 구현하겠다는 추상적 아이디어를 청구하고 있을 뿐 구체적인 수단을 청구하고 있는 것이 아니어서 기술적 사상으로 인정될 수 없으므로 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되어야 한다.
나. 컴퓨터상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 유형
청구항에서 영업방법의 각 단계가 컴퓨터상에서 수행되게 하기 위한 구성을 한정하고 있다고 하더라도 적법한 특허대상이 아닌 경우가 있다.
이러한 청구항에 기재된 발명이 특허대상으로서의 특허법 규정을 충족하고 있는지를 판단하는데 있어서는 청구항이 <산업상 이용할 수 있는 구체적 수단>에 해당하는 것을 청구하고 있는지에 주의해야 한다. 청구항에 기재된 발명이 소프트웨어기술인 경우 소정의 데이터를 입력받아 그 데이터를 처리하여 결과를 출력하는 전체적인 프로세스가 산업상 이용성에 의해 구체적으로 한정되지 못하여 <산업상 이용할 수 있는 구체적 수단>에 해당하지 않을 수도 있다. 특히 방법발명으로 청구된 경우에 다음과 같이 <산업상 이용할 수 있는 구체적 수단>에 해당하지 않을 수 있다.
(1) 수학적 알고리즘
전자상거래 관련 발명들은 수학적 연산을 포함하고 있는 단계들로 구성된 방법발명으로 청구되는 경우가 많다. 이러한 청구항들 중에서 청구항을 전체적으로 해석하여 볼 때 청구항에 기재된 발명이 어떤 입력 값을 받아들여 계산을 통해 수학적 해답을 얻는 것만으로 한정되어져 있고 아무런 산업상 이용성도 한정되지 않았을 경우는 수학적 알고리즘에 해당한다. 수학적 알고리즘 자체는 <산업상 이용할 수 있는 구체적 수단>이 아니다. 따라서 청구항이 수학적 알고리즘을 청구하고 있는 경우에는 특허법 제29조 제1항의 본문을 충족하고 있지 못하다는 이유로 거절되어야 한다.
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